La guerre des marques entre deux pingouins ! Pudgy Penguins NFT accusé de violation de droits d'auteur traditionnels

La société de licensing PEI, derrière la marque de vêtements Original Penguin, a intenté une action en justice contre Pudgy Penguins mercredi devant un tribunal fédéral de Floride, accusant cette dernière de violation de marque, de dilution de marque et de concurrence déloyale, en ciblant principalement la ligne de produits vestimentaires de Pudgy Penguins.

Analyse complète du procès : les trois accusations de PEI et ses quatre demandes

(Source : CourtListener)

La plainte de PEI Licensing dévoile le contexte juridique complet de l’affaire. Dès octobre 2023, PEI avait envoyé une notification de cessation et d’abstention à Pudgy Penguins, demandant à cette dernière de renoncer à plusieurs demandes de marque déposées auprès de l’USPTO pour le pingouin, mais n’a reçu aucune réponse, ce qui a finalement conduit à l’ouverture de cette procédure judiciaire.

PEI a formulé quatre demandes concrètes dans sa plainte :

Rejet de la demande USPTO : ordonner à l’USPTO de rejeter toutes les demandes de marque liées au pingouin de Pudgy Penguins

Injonction : empêcher Pudgy Penguins d’utiliser la marque contestée pour ses activités vestimentaires et autres

Destruction des produits : ordonner la destruction de tous les stocks existants pouvant prêter à confusion avec la marque PEI

Récupération des profits : exiger que Pudgy Penguins remette tous les bénéfices issus de la vente de ces produits

Dans sa plainte, PEI a utilisé un ton ferme, affirmant que Pudgy Penguins « a usurpé la propriété intellectuelle précieuse de PEI », en présentant une image comparative des produits vestimentaires comme preuve principale devant le tribunal.

Réponse de Pudgy Penguins : « Visuellement très différent, marché totalement distinct »

Jennifer McGlone, responsable juridique de Pudgy Penguins, a déclaré à Cointelegraph que la société « était surprise par cette action, surtout après des négociations privées fructueuses entre les deux parties ». Elle a souligné que la marque Pudgy Penguins « est visuellement très différente, s’adressant à un public et à un marché totalement distincts », et a exprimé sa confiance dans le fait que les revendications de PEI manquent de fondement.

McGlone a également indiqué que Pudgy Penguins avait obtenu plusieurs approbations de l’USPTO pour ses demandes de marque couvrant sa marque et ses éléments associés, ce qui, selon elle, constitue une forte réponse à l’accusation d’atteinte. Le compte officiel X de Pudgy Penguins a également publié un meme, suggérant qu’il n’y a aucune ressemblance entre les deux marques.

Risques juridiques de la commercialisation de marques NFT : enseignements de l’affaire Pudgy Penguins

Ce procès met en lumière les défis juridiques structurels auxquels font face les projets NFT lorsqu’ils s’étendent aux marques de consommation. Ces dernières années, Pudgy Penguins a activement investi dans le marché des jouets physiques, des vêtements et autres produits de consommation, dans le but de transformer la valeur de sa marque numérique en revenus traditionnels, mais cette stratégie l’a également amenée à entrer dans le territoire de la protection des marques des marques traditionnelles.

Le procès de PEI constitue un avertissement clair pour les projets NFT qui tentent d’entrer dans le domaine de la protection des marques des marques de vêtements traditionnelles — même si les marchés, les publics et les positionnements diffèrent considérablement, une simple confusion visuelle peut suffire à déclencher une action en justice.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la marque de PEI Licensing et celle de Pudgy Penguins ?

PEI Licensing, avec sa marque Original Penguin, est une marque de vêtements traditionnelle, principalement utilisée pour les vêtements décontractés pour adultes, avec plus de 68 ans d’usage commercial. La marque Pudgy Penguins provient d’un projet artistique NFT, ciblant la communauté crypto, et s’est étendue aux jouets et produits de mode. Pudgy Penguins affirme que leurs marques « sont visuellement très différentes », mais le tribunal se basera finalement sur la similarité visuelle et la probabilité de confusion sur le marché.

Le fait que l’USPTO ait approuvé les demandes de marque de Pudgy Penguins signifie-t-il que le procès est plus susceptible d’être gagné ?

L’approbation initiale par l’USPTO indique que l’office a jugé que la demande répondait aux critères de base, mais cela n’exclut pas la possibilité pour un tiers de faire valoir une violation en justice. En matière de litiges de marques, le tribunal fédéral dispose de standards d’évaluation indépendants et peut, même après approbation de l’USPTO, conclure que la marque déposée porte atteinte à une marque célèbre ou la dilue.

Que nous enseigne cette affaire pour l’expansion commerciale des projets NFT ?

Ce cas montre clairement que, lors de l’expansion dans le marché des biens de consommation traditionnels, les projets NFT doivent effectuer une vérification complète de conformité en matière de marques. Même si la marque NFT jouit d’une forte notoriété dans le numérique, entrer sur des marchés de vêtements, jouets ou autres produits physiques déjà protégés par des marques établies peut entraîner des poursuites pour violation de marque déposée.